完美的商标查询与检索应该怎么做

对于绝大多数商标申请人来说,会认为商标查询与检索是商标代理人份内之责,很简单,与自己无关,其难度肯定没有专利检索那么大。我想这也可能是绝大多数企业知识产权或法务主管的想法。

然而,根据笔者所接触到的后期复审、异议等案件来看(这些案件初期并非笔者代理),这些案件的初期商标代理人提供的检索结果与分析意见,往往并未给申请人带来真正益处,相反由于查询范围遗漏、未提醒申请人注意规避、也未提醒申请人留心收集使用证据等原因,导致原本可以另辟蹊径尝试救济或防范的商标申请,因为案前准备工作没有做到位,无法及时收集并提交证据,未主张应该准确适用的法条,最终可惜由于无法克服驳回复审、他人异议而无法获得注册,耗费大量资金和精力。

然而,本文并非对商标代理人发难。实际上,商标代理人受制于工作压力、案件数量、费用预算等因素,是无法花那么多时间进行深入检索的。所以,本文真正希望得到关注的读者,是具备基本商标知识、商标注册经常花费巨资、甚至完全自己独立处理全部商标事务的企业内部专员。当然,如果律师同行能肯定本文的建议,在不妨碍自身业务的情况下,进行适当深入的检索,提前告知申请人风险和注意事项,提示申请人提前做好准备,在发生了负面案件结果时,也可以据此降低执业风险。

在阅读本文之前,如果读者不了解商标局是如何判断商标构成近似的,也不了解商标行政授权确权程序的,烦请在阅读其他文章、法律条文之后,再来阅读本文。此外,对于商标查询官网的准确度、窗口期等问题,也请读者另行参考其他文章。本文限于篇幅,亦不作详述。

现有所能通过网络搜索得到的相关文章,主要关注于讨论如何从标识本身去确定检索关键词、图形要素,并未从区分表版本、跨类别及跨类似群的交叉检索、商品或服务的关联度、新生商品或服务等角度给予意见。采用换序关键词、中英文互译、截取最显著部分等方式,可以增加检索结果的准确度。但是,以下几点风险之处很可能被忽略,或者由于缺乏经验而没有意识到:

1.针对待选商品或服务小项的跨类似群、跨类、跨部分交叉检索

尽管区分表显示45个类别,每个类别下设有多个类似群,类似群之下再设具体的小项或者各部分(之下再细分小项),似乎各不相干。实际上,完全不是如此。由于区分表仅仅是从物理属性、消费渠道、生产方式等角度,对各类商品或服务按照其特征进行分类,所以难免会有交叉重合。

以第1类的0102类似群为例:


  • 0102类似群,下分20个部分,并加注:“本类似群各部分之间商品不类似;每部分内的商品根据功能、用途确定类似商品”。


  • 0102类似群第四部分的注4:“硫化剂与0104第十一部分、0108第二部分类似”。


  • 0102类似群第六部分注2:“非药用酒石与第九版及以前版本0104第十九部分非医用酒石乳剂交叉检索”。

再以我们日常着装、鞋履所属的第25类为例:


  • 2501类似群注4:“跨类似群保护商品:服装(2501、2502、2503、2504、2505)”。


  • 2504类似群注1:“防水服与第酒类0919防水衣类似”。


  • 2512类似群注:“腰带,皮带(服饰用)与第26类2603皮带扣类似”

由于商标局官网查询算法未考虑这个问题(近似检索的功能是基于单个类别的),而交叉重合确实又存在,所以如果不加以注意,就有可能漏检。比较典型的,除了以上,还有比如第11类1101类似群与第12类1211类似群、第10类1211类似群与第10类1205、1206、1207、1209、1210类似群。区分表每个类别均对是否需要交叉检索作出了注解,读者可自行详细阅读。

2.因新旧区分表的多个版本以及相应的内部调整所引发的问题

现行区分表是第十版,也就是说,在这之前一共有至少九个版本的区分表。每次更新,都会对很多小项的名称或描述,进行更改,或者删除,或者增加新的小项,甚至还会重新调整所属类似群。比如,第18类1801类似群“皮革和人造皮革、裘皮”注:“本类似群与第九版及以前版本1803商品交叉检索”;又比如:第18类1803类似群“裘皮”注:“本类似群第十版时移入1801类似群”。

所以,应当尤其注意,当发现检索结果商标的小项与现行不同,就应当根据其申请日确定是第几版的分类表,然后重新定位到所在类似群,或者跟待选小项进行比对,以确定是否构成相同或者类似的商品或者服务。

需要提醒的是,由于比较老的商标的小项描述与现行不完全一致,类似群号可能也有过调整,但是商标查询官网仍然是按照旧有商标注册文档显示,类似群号并未更新,所以检索到可能构成障碍的商标时,需要再点开仔细看一下,确定是否真的构成类似商品或服务。

3.马德里国际注册或直接外到内注册的商标使用不规范小项引发的问题

尽管中国商标局习惯恪守自己的区分表,要求申请人必须只能选择区分表当中的小项申报,不允许自己随意创造新的商品或者服务的名称,但是毕竟还需尊重WIPO国际局以及他国商标注册系统,所以在不严重影响区分表的情况下,对于外国申请人申报的不规范小项,也会部分予以接受。可是,由此造成的检索难度却显著增加。由于这些小项不规范,所以商标局往往会重新分配到某些类似群,有时候可能会分错。所以当怀疑这件外国申请人的商标是否构成威胁时,一定要查看具体的小项名称,因为很有可能与你的待选小项完全不同,不会构成威胁。

除了类似群群号可能不准确的问题,还会出现的就是,根据外文商品或服务小项直译过来的小项名称,十分奇怪、拗口、难懂,甚至需要查询行业专业知识,才能确定到底是指什么产品,或者始终无法搞懂。

实际当中,还真的出现过这类案例,如第G663925号“BMW”遗漏群组、“洁神”商标的指定商品被错误公告成其他商品、“美能达”商标错划类别。

4.查询所在类别有无耳熟能详或业内周知的驰名商标

驰名商标可以跨类、跨类似群阻击相同或类似商标的注册,且其判断混淆的标准会适当放宽,比如:尽管申请商标与该驰名商标存在不同的要素,但是如果该要素不是显著的,商标局往往直接驳回申请商标;另外,由于驰名商标持有人往往定期进行商标监控,即使商标局初步审定申请商标,驰名商标持有人还是可能针对申请商标提出异议,阻击注册,甚者签发律师函、发起侵权诉讼。所以,对待驰名商标,必须谨慎。

在商标行政授权确权程序当中,引据驰名商标要求保护的,往往是商标局行政认定的驰名商标,而且商标局会在官网上定期发布批量认定的驰名商标列表,所以申请人应当去做一番了解,避免跨入雷区,不但商标申请得不到核准,反而会引火烧身。对于申请人来说,应当大致知晓本行业有哪些大企业大品牌,届时可以提供给商标律师作为检索关键词。

5.根据上下游产业关系、自身商品与其他类别商品的关联度,在其他类别修正检索,以确定是否可能遭遇他人异议

尽管商标局和商评委坚持采用区分表来确定是否应当驳回某件商标,但是法院系统则采取更为灵活的认定标准。比如,第32类啤酒、第33类含酒精饮料,虽然不是同一类别,但是北京高院在多起判决当中,认为这两个类别的商品在销售渠道、消费者对象、消费场合十分密切,其中一个类别的商标所有人,以近似为由,针对另一个商标提出的异议,若依据充分,应当不予核准被异议商标。此外,汽车整车、汽车配件,与汽车修理、汽车运输服务,在特定情况下,也构成类似商品和服务。不一而足。因此,有必要结合自己所属业务的上下游产业链关系,注意其他类别有无驰名商标或者较为知名的商标,如有,则务必做好应诉准备。

还有一种可能的情况,则是自身商品与其他类别商品存在密切关联的,其他类别的商标持有人,也可能会阻击并提出异议、无效宣告。比如在GAP案件当中,北京高院认可GAP公司在第25类服装注册的GAP商标,可以阻却被异议GAP商标在第9类的注册,理由是GAP服装作为时尚服饰必然也会搭配眼镜,如若允许被异议商标的注册,则必然导致消费者产生混淆或者误认。不过,这类情况发生案例不多,之所以如此提,是为提醒希望抢注其他类别知名商标在自己类别的申请人,切勿以为其他类别知名商标不构成驰名商标,抢注商标则安全无虞。当然,如果自己要申请的商标是自己设计的,跟别人巧合只是偶然,自己并无主观恶意的,则应当做好可能的应诉准备。

6.如果待选商品或服务在区分表里找不到怎么办?

这种情况经常发生在外国申请人身上,部分国内申请人也可能会遇到这个问题。由于区分表毕竟是存在滞后性的,新生的商品或服务(尤其是新发明的产品、新创意的服务)可能找不到对应的区分表小项,由此造成两个困扰:其一,该选择哪些小项保护自己;其二,该检索哪些类别哪些小项确定有无在先商标。此时,需要从该商品或服务本身的特点,先去找寻最相近的商品或服务,然后延伸开来去关注周边相关的商品或服务,据此确定。

笔者曾遇到过一家研发出新型硅胶鞋带的美国公司,在向中国商标局申请注册时,遇到难题,即无法找到对应的小项:第26类里的鞋带,通常是指以纱线制成的绳状鞋带;而该公司的硅胶鞋带实际上是一种两头可以搭扣的硅胶条状物。如果单纯地以第2601类似群内的“鞋带”申请注册,则造成保护不周延的问题。细思之下,该公司尤其应当在第2603类似群的鞋扣、鞋钩、搭扣带上申请注册。从功能上,该产品近于第2601类似群,但是从外形和构造上则更近于第2603类似群。所以,需要同时在2601、2603两个类似群展开查询与检索。与此同时,还要注意与第八版以及以前版本的1403贵重金属扣交叉检索。

后记:

由于个案情况千差万别,以上建议不一定完全都适用,也不是每个申请人都必须如此深入检索。但是,对于需要采取完善的商标战略的企业申请人来说,提前做好查询检索,既可以为可能遭遇的驳回复审做好准备,也可以为可能遭到他人异议提前构思好应对策略。总之,商标注册申请前的查询价值是需要留待将来加以考验,有备无患、未雨绸缪总是好事一件。另外,本文亦未针对异议、答辩、撤三等案件展开讨论(待以后以另拟文章)。作者水平有限,可能存在谬误,欢迎方家指正。


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